Infracción_marcas

El Tribunal Supremo (TS), en su sentencia núm. 516/2019, de 03/10/2019, señala que la aplicación de los criterios de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios previstos en la Ley de Marcas (LM) exigen como presupuesto para su aplicación la existencia de un perjuicio, con independencia de la entidad de este. Así ocurre, en particular, con la posibilidad de reclamar el 1% de la cifra de negocios realizada por infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, prevista en el artículo 43.5 LM.

La Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de apelación de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 14 de diciembre de 2016, por la que se estimaba la violación de la marca denominativa “Nuba”, titularidad de Grupo Empresarial VP Frontera S.L. y condenaba a Nuba Lounge S.L. a pagar una indemnización de 20.349,74 euros. Esta indemnización se determinó conforme a lo previsto en el 43.5 LM (el 1% de la cifra de negocio del infractor), a pesar de no haberse acreditado perjuicio sufrido por el titular de la marca.

Acreditación del daño

La LM permite al titular de una marca ejercitar las acciones civiles previstas en la propia ley, entre las que se encuentra la de “indemnización de los daños y perjuicios sufridos”. La LM enumera, en sus artículos 42 y 43, respectivamente, los “presupuestos” y los criterios de “cálculo” de la acción. Estas reglas de cálculo exigen, como requisito ineludible, la existencia de perjuicio y, por tanto, la acreditación previa de los daños y perjuicios, con la única salvedad de aquellos supuestos en los que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño.

El TS trae a colación la jurisprudencia recaída sobre la necesidad de acreditación del daño ocasionado. En concreto, cita la STS 351/2011, de 31 de mayo que, en relación con la prueba del daño en un supuesto de infracción de derechos de propiedad industrial, establece lo siguiente:

“La doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen, sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (…). Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que “habla la cosa misma” (“ex re ipsa”), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella”.

Ahora bien, como aclara el TS, una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de fundamentarla en un medio de prueba concreto, y otra es que exista una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de prueba.

Criterios de cálculo

Señala el TS que, una vez evidenciado que la infracción marcaria ha generado un perjuicio a su titular, este puede acogerse a distintos criterios legales de cálculo, entre ellos el del artículo 43.5 LM. Este precepto establece que:

“El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores”.

El Tribunal expone que esta regla, que facilita la objetivación de la compensación económica, exige como presupuesto previo la existencia del perjuicio, con independencia de su entidad, y no puede interpretarse en el sentido de que el titular de una marca tenga derecho a una indemnización incluso en aquellos supuestos en los que se constate que la infracción no pudo ocasionar perjuicio alguno al titular de la marca.

Al respecto, recuerda que la ratio de esta norma, de carácter resarcitorio, es facilitar la cuantificación de la indemnización, y no establecer una suerte de sanción por la infracción, que pueda beneficiar al titular de la marca incluso cuando no ha existido perjuicio.

Con base en los criterios expuestos, y habida cuenta de que en el presente caso “la infracción de la marca no ha conllevado ni un perjuicio para su titular ni un beneficio económico para el infractor”, el TS concluye que no procedía aplicar el artículo 43.5 LM y estima el recurso, anulando la condena a la indemnización de daños y perjuicios.

Autores: Miquel Peguera y Marta Zaballos

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