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En esta entrada analizamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) en el asunto C‑410/19 (The Software Incubator), que concluye que un software informático suministrado de manera electrónica puede considerarse una “mercancía” y que, si se acompaña de una licencia perpetua de uso de la copia del software descargado, se ha de entender como una “venta de mercancías”, todo ello en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 86/653, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (Directiva 86/653).

Aunque la cuestión dirimida poco tiene que ver con el ámbito de la propiedad intelectual, el famoso caso “Usedsoft” (asunto C-128/11) juega un papel determinante para su resolución. Esa sentencia tuvo un gran impacto en el ámbito de los derechos de autor porque en ella el TJUE examinó si en el ámbito de los programas de ordenador cabía hablar de distribución y, en consecuencia, del agotamiento de este derecho cuando su comercialización se hubiera realizado de forma intangible a través de la puesta a disposición de una copia para descargar en línea.

Conviene recordar que fueron cuatro las conclusiones principales que alcanzó entonces el TJUE: (i) que cuando la copia de un programa de software se suministra mediante una licencia sin límite temporal a cambio de un precio se produce una transferencia de la propiedad de esa copia equivalente a una “venta”; (ii) con independencia de que la comercialización del programa se realice en soporte físico o mediante una descarga; (iii) que producida la venta del software, tiene lugar el agotamiento del derecho de distribución de su titular y el adquirente puede revenderlo; y (iv) que los siguientes adquirentes del software lo son de manera legítima.

Hechos del caso “The Software Incubator”

No obstante, antes de explicar la relevancia de la sentencia UsedSoft para nuestro caso es preciso identificar a las partes de la resolución aquí analizada y el motivo de su enfrentamiento. En primer lugar, las partes enfrentadas son: Computer Associates, empresa sita en el Reino Unido y dedicada a la comercialización de un software diseñado para grandes entidades como bancos o aseguradoras; y The Software Incubator, sociedad promotora y comercializadora del referido software en Reino Unido e Irlanda por cuenta de Computer Associates en virtud de un contrato suscrito por ambas partes en marzo de 2013. Debe aclararse que la comercialización del software litigioso se realizaba mediante la concesión electrónica de licencias para su utilización en un territorio determinado y para un número limitado de usuarios autorizados. Además, si bien las licencias podían adquirirse tanto de manera perpetua como limitada en el tiempo, la mayoría se contrataban sine die.

Cuando en octubre de 2013 Computer Associates rescindió el acuerdo suscrito con The Software Incubator, este último interpuso una demanda ante los tribunales exigiendo una indemnización al amparo de la norma nacional de Reino Unido que incorpora la Directiva 86/653.

Para que la indemnización regulada en el artículo 6.1 de la Directiva 83/653 sea de aplicación, debe de existir un contrato o relación de agencia comercial. A estos efectos, la Directiva define en su artículo 1.2 al agente comercial como:

“Toda persona que, como intermediario independiente, se encargue de manera permanente ya sea de negociar por cuenta de otra persona, denominada en lo sucesivo el empresario, la venta o la compra de mercancías, ya sea de negociar y concluir estas operaciones en nombre y por cuenta del empresario.”

La parte demandada negó que el contrato suscrito con el demandante fuera de agencia comercial, por considerar que suministrar un programa de software electrónicamente junto con una licencia perpetua para su utilización no era una “venta de mercancías” a efectos de la definición de agente comercial bajo esa directiva. Entre otros motivos, alegaba que el término “mercancía” solo podría aplicarse a bienes muebles tangibles.

El tribunal de primera instancia resolvió a favor de la parte demandante y exigió a Computer Associates el pago de la indemnización reclamada. No obstante, tras la interposición del correspondiente recurso por la parte demandada, el tribunal de segunda instancia desestimó las pretensiones de The Software Incubator por considerar que no ostentaba la condición de “agente comercial”. La demandante acudió entonces al Alto Tribunal inglés en un último intento de obtener la victoria en esta batalla legal.

La cuestión prejudicial

En este punto la Corte Suprema inglesa planteó al TJUE si, desde la perspectiva del artículo 1.2 de la Directiva 86/653, un software informático que se suministra electrónicamente constituye una “mercancía” y por tanto puede considerarse que tiene lugar una “venta de mercancías” si dicho suministro se realiza mediante la concesión de una licencia perpetua de uso de una copia del programa.

Resolución

El TJUE, que tras el Brexit resultaba competente para pronunciarse sobre esta cuestión hasta el 31 de diciembre de 2020 y habiéndose realizado la petición de decisión prejudicial en dicho plazo, resolvió conjuntamente los puntos planteados en atención a los siguientes argumentos:

  • La Directiva objeto de la controversia cuando emplea el término de “mercancía”no distingue según su naturaleza tangible o intangible. Por tanto, este término debe interpretarse al amparo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como todo producto que puede valorarse en dinero y como tal puede ser objeto de transacciones comerciales. Un software cumple estos parámetros, con independencia de que el suministro sea en soporte físico o de forma electrónica mediante descarga, siendo equivalentes ambas modalidades de transmisión.
  • Para definir la noción de “venta”, el TJUE acude a su resolución del caso “UsedSoft” y señala que debe entenderse como un contrato a través del cual se transfieren los derechos de propiedad de un bien –corporal o no– a cambio de un precio. De este modo, la puesta a disposición de una copia de un programa de software mediante su descarga y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso perpetuo constituyen una sola cosa y su calificación jurídica requiere un análisis conjunto. Esto es así porque la copia descargada no sería de utilidad alguna si no se dispusiera de la correspondiente autorización para su uso. Más aún, recuerda el TJUE que para el caso de los programas de ordenador dicho conjunto implica la transferencia de propiedad de la copia del software licenciado.

Habida cuenta de lo anterior, el TJUE considera que el suministro electrónico de un software a cambio de un precio y siempre que se acompañe de una licencia de uso perpetua, puede enmarcarse en el concepto de “venta de mercancías” en el sentido de las disposiciones de la Directiva 86/653.

Autoras: Nora Oyarzabal y Paula Conde

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