Testarossa

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), en su sentencia de 22 de octubre de 2020, en el marco del asunto Ferrari c. DU, repasa el concepto de “uso efectivo” en derecho marcario a través de seis cuestiones prejudiciales en el marco de dos procedimientos por caducidad por falta de uso de las marcas “TESTAROSSA” de Ferrari.

Antecedentes

Ferrari solicitó en 1987 y 1990 dos marcas con efectividad en Alemania y Suiza bajo el distintivo “TESTAROSSA”, que amparaban vehículos y sus piezas de recambio, motores y partes constitutivas de automóviles, si bien únicamente comercializó vehículos de lujo con este signo entre 1984 y 1991, y un único vehículo en 2014.

En primera instancia, los tribunales alemanes declararon la caducidad de la marca por falta de uso. No obstante, Ferrari recurrió esta decisión alegando que durante el periodo pertinente para observar el uso de las marcas controvertidas, las utilizó para: (a) vender coches deportivos y accesorios y piezas de recambio para estos; (b) revender productos de segunda mano; y (c) prestar ciertos servicios en relación con los productos comercializados anteriormente bajo las marcas controvertidas.

Cuestiones prejudiciales y resolución del TJUE

En tal contexto, el Oberlandesgericht Düsseldorf planteó al TJUE seis cuestiones, de las que analizamos a continuación las cinco más relevantes en el ámbito marcario:

  • Cuestiones primera y tercera. ¿Existe uso efectivo de una marca, para todos los productos comprendidos en la categoría de productos y piezas de recambio, si la marca solo ha sido objeto de tal uso para algunos de ellos (coches deportivos de lujo de elevado precio) o solamente las piezas de recambio o los accesorios de algunos de los referidos productos?

    El TJUE considera que, en el supuesto planteado, el uso de marca tiene relación con productos ya comercializados y ello no priva a dicho uso de ser considerado como “efectivo” en la medida en que Ferrari utiliza la misma marca para piezas de recambio (que forman parte de la composición o estructura de sus vehículos) o para aquellos relacionados directamente y que tengan por objeto satisfacer las necesidades de la clientela.

    Seguidamente el TJUE detalla qué se considera una categoría de productos y cuándo es posible la caducidad parcial de una marca. A estos efectos, si bien los consumidores asocian una marca a todos los productos que incluye la categoría para la que esta se ha registrado, es posible que dicha categoría sea muy amplia y se subdivida en varias independientes identificables en función del criterio de finalidad o destino. En estos casos, es necesario probar el uso para cada una de las subcategorías.

    En consecuencia, para entender que Ferrari hizo uso de su marca es necesario apreciar si nos hallamos ante una subcategoría o no. El TJUE considera que no, puesto que: (i) que los productos tengan un precio elevado (y pertenezcan a un mercado determinado) no constituye una subcategoría; y (ii) cuando los productos cubiertos por una marca tienen varias finalidades o destinos (“coches deportivos de lujo de elevado precio”), no cabe tomarlas aisladamente, ya que no permitiría identificarlas y limitaría los derechos de su titular. Concluye que:

    a pesar del número relativamente reducido de unidades de productos vendidos con la marca de que se trata, el uso que se hizo de dicha marca no fue puramente simbólico, sino que constituye un uso de ella conforme a su función esencial (…) debe calificarse de «uso efectivo»”.
  • Cuestión segunda. ¿Constituye un uso de la marca la venta, por el titular de la marca, de productos de segunda mano que ya han sido comercializados en el EEE?

    Aunque la reventa de un producto de segunda mano que lleva una marca no significa que dicha marca sea utilizada, el TJUE entiende que su titular la usa efectivamente si cumple la función esencial de garantizar la identidad de origen de los productos.

    El TJUE se basa en la interpretación del agotamiento del derecho de marca para confirmar este extremo, puesto que el hecho de que el titular de la marca no pueda prohibir a terceros el uso de su marca (agotamiento como límite al ius prohibendi) para productos ya comercializados con ella, no significa que no pueda utilizarla él mismo para los mismos productos.
  • Cuestión cuarta. Para apreciar la concurrencia de “uso efectivo” ¿debe tenerse en cuenta si el titular de la marca ofrece prestaciones de servicios para los productos ya comercializados, aunque lo haga sin utilizar la marca?

    La respuesta del TJUE es clara: , pero sólo en la medida que el titular preste determinados servicios bajo la citada marca.
  • Cuestión sexta. ¿La carga de la prueba de que una marca ha sido objeto de un “uso efectivo” incumbe al titular de esa marca?

    Apunta el TJUE que la carga de la prueba de que una marca ha sido objeto de un uso efectivo corresponde a su titular, dado que es quien se encuentra en condiciones más favorables para acreditar aquellos actos concretos que permiten fundamentar que su marca ha sido objeto de un uso efectivo.

Sentadas estas cuestiones, y una vez devueltos los autos al tribunal alemán, este ha de interpretar la resolución del TJUE. A través del blog, trataremos de seguir de cerca su decisión acerca de la validez de las marcas “TESTAROSSA”.

Autores: Raúl Pérez y Paula Conde

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