prioridad

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El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“Convenio de París”) firmado en 1883 establece una serie de principios generales aplicables a los diferentes regímenes de propiedad industrial, entre los que se hallan los principios de territorialidad y prioridad.

En virtud del principio de territorialidad, los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, diseños industriales, etc.) tienen un ámbito geográfico limitado. De esta manera, en el caso de que el titular de un derecho quiera tener protección en diferentes países, es necesario que registre el derecho en cuestión en los territorios correspondientes.

El mismo Convenio de París regula el derecho de prioridad, que permite que todas las solicitudes de derechos de propiedad industrial realizadas en un plazo concreto sobre un mismo objeto se entiendan presentadas en la fecha de la primera solicitud. Ello implica, entre otras cuestiones, que los hechos que se producen tras la presentación de la primera solicitud no afectan a las solicitudes posteriores, dado que la fecha relevante a efectos de analizar las solicitudes presentadas es la primera (siempre que se hayan presentado dentro del plazo de prioridad).

En esta entrada analizaremos la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el asunto T-579/19, en la que se tratan diferentes cuestiones jurídicas relacionadas con el derecho de prioridad y, en particular, sobre cuál es el plazo de prioridad aplicable a una solicitud de dibujo o modelo comunitario con base en una previa solicitud de patente internacional.

De forma esquemática, y en lo relevante para el análisis del caso objeto de esta entrada, el Convenio de París regula los siguientes plazos de prioridad:

  • Plazo de prioridad de 12 meses para las patentes y modelos de utilidad;
  • Plazo de prioridad de 6 meses para las marcas y diseños industriales;
  • Plazo de prioridad de 6 meses para los modelos de utilidad basados en una solicitud de patente previa.

Por su parte, el Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios establece un plazo de prioridad de 6 meses para las solicitudes de registro de dibujo o modelo comunitario o modelo de utilidad.

Antecedentes:

El 24 de octubre de 2018, la sociedad The KaiKai Company (“KaiKai”) presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de registro múltiple de doce dibujos o modelos comunitarios, al amparo del Reglamento 6/2002. En el marco de esta solicitud, KaiKai reivindicó para la totalidad de los diseños solicitados un derecho de prioridad basado en una solicitud internacional de patente previa, presentada el 26 de octubre de 2017.

Aunque se concedió el registro de todos los dibujos comunitarios solicitados, tanto el examinador como la Sala de Recursos de la EUIPO denegaron la prioridad reivindicada porque se había superado el plazo de 6 meses regulado en el Reglamento 6/2002. Ello en virtud de los siguientes argumentos:

  • En primer lugar, la Sala concluyó que este asunto concreto debía analizarse a la luz de las disposiciones del Reglamento 6/2002, dado que (i) se trata de una solicitud de dibujo o modelo comunitario; y (ii) el Convenio de París no tiene primacía sobre la norma europea.
  • Por otro lado, la Sala entendió que el Reglamento 6/2002 no regula un derecho de prioridad para una solicitud de dibujo o modelo comunitario originado en una solicitud de patente previa, sino que la norma comunitaria únicamente confiere este derecho de prioridad en virtud de solicitudes previas de dibujo o modelo comunitario o modelo industrial. Sin embargo, adoptando una interpretación amplia del concepto “modelo de utilidad”, la Sala resolvió que las solicitudes de patente sí quedan incluidas en el ámbito del art. 41 del Reglamento 6/2002 y, por tanto, ofrecen al solicitante un plazo de prioridad de 6 meses. En cualquier caso, KaiKai presentó su solicitud pasado este plazo.

Recurso ante el TGUE:

La decisión de la Sala de Recursos fue posteriormente recurrida por KaiKai ante el TGUE con base en las siguientes alegaciones:

  • La compañía defendió que, dado que el Reglamento 6/2002 no contiene una norma clara respecto al plazo de prioridad derivado de una solicitud de patente previa, la Sala de Recursos debería haber aplicado el Convenio de París, como base del Reglamento 6/2002.
  • Asimismo, KaiKai mantuvo que el Convenio de París se rige por el principio según el cual los plazos de prioridad se determinan en función de la solicitud anterior, independientemente de la naturaleza del derecho al que se refiera la solicitud posterior. Así, considerando que el Convenio de París prevé que el plazo de prioridad originado por una solicitud de patente es de 12 meses, éste es el plazo de prioridad que debería haberse tenido en cuenta a la hora de analizar su solicitud.

Tras analizar los diferentes argumentos presentados por las partes, el TGUE finalmente estima el recurso interpuesto por KaiKai:

  • El TGUE reconoce que existe una laguna en la regulación del Reglamento 6/2002 respecto al plazo de prioridad aplicable a una solicitud de dibujo o modelo comunitario con base en una solicitud de patente internacional previa. Así, dado que el derecho de prioridad surge del Convenio de París, se debe recurrir a éste para colmar la laguna en cuestión.
  • El TGUE también mantiene que el Convenio de París no incluye ninguna disposición que específicamente establezca un plazo de prioridad en estas circunstancias. Sin embargo, aceptando la tesis de KaiKai, el TGUE entiende que es la naturaleza del derecho de propiedad industrial solicitado en primer lugar la que determina la duración del plazo de prioridad, independientemente del derecho que se solicite con posterioridad. Ello es así en tanto que el derecho anterior (i) genera el derecho de prioridad; y (ii) determina el nacimiento e inicio del derecho de prioridad. Por ello, la lógica del sistema implica que la duración del derecho de prioridad también depende del derecho anterior.
  • Por otro lado, es verdad que el art. 4.E)1 del Convenio de París establece un plazo de prioridad concreto de 6 meses para las solicitudes de diseño industrial basadas en una solicitud de modelo de utilidad previa. No obstante, el TGUE resuelve que esta disposición se configura como una excepción y que solamente debe aplicarse al supuesto concreto (y, por tanto, no afecta a las solicitudes de patente previas).

Por todo lo expuesto, el TGUE da la razón a KaiKai y establece que la Sala de Recurso incurrió en error en su decisión dado que el plazo de prioridad aplicable a la solicitud del conjunto de dibujos o modelos comunitarios era de 12 meses (por estar originado por una solicitud de patente anterior) y no de 6 meses.

En cualquier caso, esta decisión ha sido objeto de un nuevo recurso que se encuentra pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que estaremos pendientes del avance de esta cuestión.

Ainhoa Rey

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