refiling

En los últimos meses, a raíz de la sentencia del Tribunal General de la UE en el caso Monopoly, se ha abiertoen la comunidad marcaria un debate sobre el tratamiento que ha de merecer la estrategia del registro repetido de marcas, lo que en inglés se conoce como el refiling. Es un debate que ha venido a engrosar el ya existente sobre el registro de mala fe de las marcas.

Se trata de determinar si, y en qué casos, es legítimo que el titular de una marca registrada solicite, estando todavía en vigor esa marca, el registro de una nueva marca, idéntica o casi idéntica a aquélla, para los mismos productos o servicios para los que aquella estaba registrada.

Así definido el refiling, la pregunta que surge inmediatamente es qué motivo habría de empujar a un titular de marca a llevar a cabo este nuevo registro. ¿Para qué volver a registrar lo ya registrado? Pues bien, es en esos motivos donde hay que buscar la respuesta a la legitimidad o no de la conducta.

Sin duda, hay supuestos en los que la repetición de un registro no puede merecer ningún reproche. Por ejemplo, si de lo que se trata es de actualizar el anterior registro de marca, de manera que la nueva refleje de manera más ajustada lo que constituye el uso actual de la marca.

El debate se plantea más en aquellos casos en los que el nuevo registro aparece vinculado a la falta de uso de la marca. Es el supuesto del titular que no usa la marca registrada y que, antes de que expire el periodo de falta de uso que la ley señala como causa de caducidad (cinco años, en nuestro caso), procede a realizar un nuevo registro, idéntico al anterior.

El caso Monopoly es un ejemplo particular. El 30 de abril de 2010 la empresa fabricante de juegos Hasbro solicitó el registro como marca de la Unión del conocido signo MONOPOLY en clases 9, 16, 28 y 41, concedido el 25 de marzo del 2011. En el año 2015 la sociedad Kreativni Događaji d.o.o. solicitó la nulidad de la marca de Hasbro alegando que no era sino un nuevo registro de marcas ya existentes, realizado para evitar tener que aportar prueba del uso de esas marcas anteriores (la prueba de uso es necesaria, por ejemplo, en supuestos de oposición por Hasbro a solicitudes de marcas de terceros).

En la EUIPO, contra la decisión de la División de Anulación, la Sala de Recursos entendió que, para los productos y servicios amparados por la nueva marca que eran idénticos a los cubiertos por las marcas preexistentes, la marca había sido solicitada de mala fe, y la anuló en parte. Recurrida la decisión, el Tribunal General, en sentencia de 21 de abril de 2021 desestima el recurso.

La sentencia confirma que la mala fe ha de ser apreciada en base a las circunstancias que concurren en cada caso y que no hay una presunción de mala fe que se derive del mero hecho de reiterar el registro de una marca. No obstante, en el caso concreto estima la presencia de mala fe, y ello porque entiende que la intención de Hasbro al solicitar la nueva marca fue la de sortear el principio fundamental del derecho marcario de la UE sobre la necesaria aportación en determinados casos de la prueba de uso de la marca. Más en particular, en este caso la decisión se explica en gran medida por el hecho de que, durante el procedimiento, Hasbro había declarado que la razón del refiling era la de evitar la carga administrativa que representaba tener que aportar prueba de uso de sus marcas en procedimientos como los de oposición (bastaba en esos procedimientos oponerse a la solicitud de marca del tercero con la nueva marca para, en la medida en que ésta tuviese menos de cinco años, quedar legalmente eximido de la necesidad de probar su uso).

Como indicábamos, los supuestos de solicitudes o registros de mala fe de marca, incluido el refiling, son por naturaleza dependientes de las circunstancias del supuesto concreto. Las sentencias que hasta ahora se han ido dictando en relación con esta causa de nulidad han dado algunos criterios (entre otras, en la conocida sentencia Lindt), pero no puede considerarse que esos criterios sean exhaustivos. Es un tema todavía abierto y sin duda surgirán nuevos casos que habrá que considerar.

Jorge Llevat

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