infracción indirecta

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Imaginemos que una empresa ha obtenido una patente de procedimiento para la regeneración del tejido óseo, cuya reivindicación principal consiste en la preparación de un gel de plasma rico en factores de crecimiento a partir de la sangre de un paciente, extraída del paciente momentos antes de la intervención quirúrgica y previamente a la administración de anestesia. Supongamos ahora que un tercero comercializa diferentes kits y centrifugadoras para la obtención de un plasma rico en plaquetas. Ni los kits ni las centrifugadoras están patentados como tal.

El supuesto planteado es, precisamente, el objeto de la sentencia 2410/2020, de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 13 de noviembre de 2020 (ES:APB:2020:11380), que ahora comentamos.

A nadie escapan las dificultades que entrañaría para el titular de la patente en esta situación identificar y dirigirse frente a quienes utilicen los referidos kits y centrifugadoras que son, en última instancia, quienes llevarían a cabo los actos de explotación directa de la patente.

Consciente de ello, el legislador proporciona al titular de una patente una protección más robusta en estos casos y le permite, bajo determinadas circunstancias, dirigirse contra quien entregue u ofrezca medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de esta. En este supuesto, contra el tercero que ofrece los kits y centrifugadoras necesarios para la obtención del plasma rico en plaquetas.

Requisitos de la infracción indirecta

A fin de que evitar que la protección otorgada frente a infracciones indirectas suponga una limitación injustificada a la venta y oferta de productos legítimos y, por consiguiente, una restricción a la libre competencia en el mercado, el legislador supedita el ejercicio de esta facultad a los siguientes requisitos: (i) el infractor indirecto debe proporcionar medios necesarios para la puesta en práctica de un elemento esencial de la patente; (ii) el adquirente de esos medios no debe estar habilitado para explotar la patente; (iii) el infractor indirecto debe o debería haber sido consciente de los puntos anteriores; (iv) en caso de que se trate de medios que se encuentren corrientemente en el mercado, el infractor indirecto debe haber inducido a la infracción directa de la patente (crf. art. 60 Ley de Patentes).

Ahora, la Audiencia Provincial de Barcelona (la “AP”) contribuye a delimitar los contornos de la protección de los titulares de patentes frente a los actos de explotación indirecta y, en concreto, la concurrencia de los requisitos anteriores.

En relación con el primer requisito, la Sentencia analiza los argumentos esgrimidos por la demandada y las características de la reivindicación controvertida. Llega a la conclusión de que la demandada, con sus kits y centrifugadora, proporciona medios aptos para reproducir el método de la demandante para obtener un plasma rico en factores de crecimiento. Al respecto, recuerda que para tenga lugar una infracción indirecta, es suficiente con que el demandado proporcione los medios necesarios para ejecutar una característica esencial de la reivindicación.

El segundo requisito, esto es, que los profesionales sanitarios a los que se dirigen los productos de la demandada no están habilitados para explotar el método patentado, no se discute en este caso.

En cuanto al tercer requisito, relativo al el presupuesto subjetivo de la conducta del demandado, del estudio de las pruebas presentadas por la actora y, en particular, de impresiones de la página web del demandado, se desprende que este era plenamente consciente de que el plasma, una vez activado con cloruro cálcico –tal como como indica la reivindicación de la patente protegida–, se gelificaría pasado un tiempo, dando lugar a un producto como el obtenido ejecutando las reivindicaciones de la patente de la actora. Y ello aunque no se incluyera expresamente en las instrucciones de estos productos. Por tanto, la Sentencia concluye que la demandada sabía que, al menos una parte de los adquirentes de sus productos, lo utilizarían en forma de gel y, en consecuencia, reproducirían las reivindicaciones protegidas.

Inducción a la infracción en caso de medios que se encuentren corrientemente en el mercado

La AP centra la resolución del caso en el cuarto requisito: la inducción a la infracción en el caso de medios que se encuentren corrientemente en el mercado. Para ello, comienza por indicar qué se entiende por “productos que se encuentran corrientemente en el mercado” para, posteriormente, analizar si el demandando incitó o no a la infracción de la patente de la actora.

Con respecto a la primera cuestión, es doctrina consolidada que un producto será corriente cuando al menos tenga un uso normal no infractor (véase, entre otras, la sentencia de la AP de Madrid núm. 317/2011, de 7 de noviembre). En nuestro caso, la AP considera que es indudable que los kits y centrifugadoras comercializados por la demandada son productos que se encuentran corrientemente en el mercado y tienen otros usos además del de poner en práctica la invención patentada. Por tanto, la cuestión controvertida en este caso consiste en dilucidar si la demandada incitó o promovió la infracción.

Del análisis de la información que proporciona la demandada junto a sus productos (en concreto, que al activar el plasma rico en plaquetas con cloruro cálcico, el plasma se transforma en gel), se deduce que esta permite a sus adquirentes saber que este producto sirve para reproducir el procedimiento de la patente. De ello, a juicio de la AP, no se colige que se produzca una inducción a la infracción, ya que esta información está al alcance de cualquier experto en la materia. Cuestión distinta sería que la información proporcionada en los anuncios e instrucciones de la demandada fuera desconocida por los destinatarios de los productos, en cuyo caso se trataría de información decisiva que podría constituir una incitación.

Lo anterior lleva a la AP a concluir que no hay infracción indirecta en el supuesto controvertido.

Conclusión

Como se ve, la Sentencia pone de manifiesto la necesidad de atender a la finalidad de la infracción indirecta. Esta no es otra que facilitar al titular de una patente la defensa de su derecho de exclusiva, permitiéndole dirigirse judicialmente contra quienes contribuyen de manera esencial a la infracción en los casos en los que, como sucede en el supuesto que comentamos, el ejercicio de una acción contra el infractor directo de la invención protegida sería muy costoso en términos de esfuerzo, tiempo y medios económicos.

Ahora bien, esta norma no puede servir de base para justificar una ampliación del monopolio conferido por el derecho de patentes y, por consiguiente, permitir que su titular pueda dirigirse contra todos los suministradores del infractor, aunque su actividad consistiese en la provisión de productos de uso corriente que tuvieran un uso alternativo, además del de la reproducción de las reivindicaciones protegidas.

Autora: Marta Zaballos

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