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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) resolvió el pasado mes de septiembre una cuestión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof alemán (BGH) en un asunto marcario entre un solicitante y la oficina de patentes y marcas alemana.

La Oficina denegó la solicitud consistente en el hashtag #darferdas? -en español, “¿tiene derecho a hacerlo?”– para productos consistentes en prendas de vestir (clase 25 de la Clasificación de Niza), basándose en que el signo carecía de carácter distintivo, al ser una mera sucesión de caracteres y palabras usuales en alemán. El signo en particular estaba dispuesto en la parte frontal de las prendas de vestir, por lo que la Oficina entendió que el público, al comprarlas, simplemente se vería invitado a responder a la pregunta “Darf er das?

Sin embargo, el BGH puso de relieve que el signo podía usarse también de otros modos, por ejemplo en la etiqueta de las prendas de vestir, y entonces el público podría percibirlo como indicación del origen comercial del producto, es decir, como marca. La cuestión que planteaba el BGH, en relación con los artículos 2 y 3.1.b) de la actualmente derogada Directiva de marcas 2008/95/CE (en la actualidad arts. 3 y 4.1.b) de la Directiva (UE) 2015/2436), fue la siguiente:

¿Tiene un signo carácter distintivo cuando existen en la práctica posibilidades elevadas y plausibles de que sea utilizado como indicación del origen comercial de los productos o servicios, aun cuando no se trate del uso más probable del signo?

El TJUE parte de que para poder registrar una marca, el signo debe cumplir varios requisitos, entre otros el de ser apropiado para distinguir el origen comercial de los productos o servicios. Considera el Tribunal que no es posible excluir a priori que un hashtag se presente al público de forma que resulte apropiado para cumplir la función esencial de la marca, esto es, permitiendo identificar el origen de los productos o servicios.

Para determinarlo es necesario apreciar si el signo en cuestión tiene carácter distintivo, ya sea de modo originario o de modo sobrevenido como consecuencia del uso. Este examen se efectúa en relación con: (i) los productos o servicios designados, y (ii) la percepción por parte del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. La percepción de este consumidor medio debe apreciarse de forma concreta. Ahora bien, el TJUE pone de manifiesto que:

  • el solicitante no está obligado a indicar ni conocer con precisión, en el momento de su solicitud, cuál es el uso que hará de la marca;
  • después del registro, el solicitante dispone de un plazo de cinco años para usar la marca de forma real y efectiva; y
  • en la práctica, puede ocurrir que el signo solicitado no se haya utilizado antes del registro.

Estos factores implican que las oficinas no puedan identificar el uso que se hará de la marca y, en consecuencia, cómo esta será percibida por el consumidor medio. Asimismo, cabe la posibilidad de que haya usos no importantes en la práctica de un sector concreto -salvo que el solicitante haya aportado indicios de ello-, por lo que las oficinas deberían calificarlos de no pertinentes.

El TJUE resalta que el BGH ya indicó que, en el sector de las prendas de vestir, es habitual colocar la marca en el exterior del producto y en la etiqueta del interior. Por ello hace hincapié en que, para examinar la percepción del consumidor medio, el tribunal nacional habría de tomar en cuenta esos modos de uso, y comprobar si el consumidor percibirá el hashtag #darferdas? como una marca y no como un mero elemento ornamental o un mensaje de comunicación social.

El TJUE concluye así afirmando que el requisito del carácter distintivo “debe examinarse tomando en consideración todos los hechos y circunstancias pertinentes, incluidos todos los modos de uso probables de la marca solicitada. Estos últimos corresponden, a falta de otros indicios, a los modos de uso que, a la vista de las prácticas del sector económico de que se trate, puedan ser importantes en la práctica”.

Finalmente, cabe mencionar que los registros de marcas hashtag poco a poco van abriéndose paso en las distintas oficinas de propiedad industrial, quedando incluso previstas en sus directrices de solicitud y registro de marcas, por ejemplo, como ocurre con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

Autores: Miquel Peguera y Raúl Pérez Terol

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