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En los últimos meses el TJUE ha tenido ocasión de pronunciarse en dos ocasiones sobre la posible afectación al derecho que confieren las marcas como resultado   de la adición o supresión de etiquetas a productos que las contienen.

En el primer caso (Asunto C‑642/16, Junek Europ-Vertrieb GmbH v Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, ECLI:EU:C:2018:322), el Tribunal analiza la aplicación de su jurisprudencia sobre re-envasado de productos farmacéuticos a los productos sanitarios (la citada jurisprudencia se ha aplicado, por ejemplo, también al re-etiquetado de bebidas de whisky ya en el Asunto C-349/95). Se trata de determinar si el titular de la marca puede oponerse a la importación paralela de un producto para limpieza de heridas superficiales, en cuyo envase se ha añadido -sin tapar la marca original y en una parte no impresa de la caja- una etiqueta con datos del importador del producto.

La jurisprudencia del Tribunal tiene establecido que el titular de una marca puede oponerse a la comercialización en un Estado miembro de un medicamento con su marca importado de otro Estado miembro y re-envasado por el importador, salvo si se cumplen cinco requisitos:

  • que se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;
  • que se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje;
  • que se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de este;
  • que la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular; así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y
  • que el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de este, un ejemplar del producto reenvasado.

En el caso del producto sanitario, los requisitos citados no se cumplían. El Tribunal, no obstante, distingue los supuestos de hecho y entiende que no puede el titular de la marca oponerse a la importación paralela del producto sanitario ya que la modificación del envase realizada es de poca entidad de manera que no puede llegar a considerarse como un re-envasado del producto en el sentido de la jurisprudencia sobre medicamentos antes citada, no habiéndose visto afectado en el supuesto de hecho considerado el objeto específico de la marca del producto en su función indicadora del origen del mismo.

Otra sentencia, de 25 de julio (Asunto C‑129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd c. Duma Forklifts NV, ECLI:EU:C:2018:594 ) considera el debranding, es decir si es infracción de marca la supresión por un importador paralelo de la etiqueta del producto que la contiene, el cual revende después incorporando sus propios signos distintivos. En derecho español la cuestión no admite dudas: el art. 34.4 LM permite al titular de la marca impedir que los comerciantes supriman su marca. Pero no hay disposición similar para la marca de la Unión en el Reglamento (UE) 2017/1001 (art. 9), ni figura tampoco entre los derechos que la marca otorga a su titular en el art. 5 de la a Directiva 2008/95/CE.

El Tribunal considera que la supresión de la marca impide a su titular controlar la primera comercialización en el EEE (en el caso en cuestión los productos se importaban de fiera del EEE), y menoscaba las funciones de la marca, tanto la función indicadora del origen como las funciones de inversión y publicidad. Respecto a estas últimas señala la sentencia que, al ser comercializados en este caso los productos en el mercado por el importador antes que por el propio titular “los consumidores conocerán esos productos antes de poder asociarlos a la marca en cuestión [y ello] puede suponer un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores o ganarse una clientela fiel y como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial. Además, tales actos privan al titular de la posibilidad de realizar el valor económico del producto de la marca y, por tanto, su inversión, con su primera comercialización en el EEE”.

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jorge.llevat@cuatrecasas.com

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