El “Oberlandesgericht” de Düsseldorf (Alemania) ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los efectos que puede tener una acción interpuesta por el licenciatario de una marca que no ha inscrito su derecho.

En particular, la cuestión se centra en el artículo 23 del Reglamento 207/2009 del Consejo sobre la Marca Comunitaria, que establece: “Los actos jurídicos relativos a la marca comunitaria […] solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro. Sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos”.

Las preguntas planteadas son:

  1. ¿Debe entenderse que el artículo 23 (1) del Reglamento 207/2009 del Consejo sobre la Marca Comunitaria impide que un licenciatario que no esté inscrito en el Registro de marcas comunitarias pueda interponer acciones de infracción de una marca comunitaria?
  2. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa: ¿debe entenderse que el artículo 23 (1) del Reglamento 207/2009 del Consejo sobre la Marca Comunitaria impide la práctica legal nacional según la cual el titular de la licencia puede hacer cumplir los derechos de la marca registrada del titular contra el infractor en virtud de la facultad que le confiere a tal efecto (Prozessstandschaft)?

La cuestión prejudicial pretende disipar las dudas sobre la legitimación para interponer acciones por parte del licenciatario no inscrito y, en particular, sobre el escenario en caso de que esté apoderado por el titular para ello.

La exigencia legal recogida en el artículo 23 del Reglamento 207/2009 sobre la inscripción de la licencia responde al principio de publicidad registral, si bien existen muchas otras normas que lo recogen (por ejemplo, el artículo 34 de nuestra Ley Hipotecaria). En ocasiones se exceptúa la aplicación de este principio si la realidad extrarregistral es conocida por el tercero de buena fe. En todo caso, y aunque ambos preceptos pretenden proteger a dicho tercero, parece que conocer la realidad extrarregistral ya podría cuestionar la posición de “imparcial y ajeno” que tradicionalmente se atribuye a esta figura.

Si el Tribunal entendiese que el licenciatario no inscrito puede interponer acciones si está apoderado para ello, se podría estar vaciando de contenido el principio de publicidad registral al dar validez a un documento que habría quedado en todo momento entre las partes y que dicho tercero no habría tenido oportunidad de conocer.

Por último, parece clave abordar qué debe entenderse por tener “conocimiento” de los actos de disposición que hubiese realizado el titular.

Autores: Blas A. González y Marta Serrano

Autores:

483 artículos

Blog de Cuatrecasas, uno de los referentes en la abogacía de negocios en España y Portugal. Representamos a algunas de las principales empresas cotizadas de ambos países y asesoramos a nuestros clientes en operaciones estratégicas, así como a inversores extranjeros interesados en el mercado ibérico