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El pasado 12 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal General de la Capital (Hungría) relativa a la interpretación del artículo 9.7 de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (la “Directiva”).

“Medidas provisionales y cautelares

7. En los casos en que las medidas provisionales hayan sido derogadas o dejen de ser aplicables debido a una acción u omisión del solicitante, o en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a éste de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas” (énfasis añadido).

Antecedentes.

El caso gira en torno a las farmacéuticas Bayer, Richter y Exeltis.

Bayer solicitó una patente sobre un principio anticonceptivo en el año 2000, ante la oficina de propiedad industrial húngara, publicada en 2002 y concedida en octubre de 2010.

A finales de 2009 y en 2010, Richter y Exeltis iniciaron la comercialización de un producto anticonceptivo. Poco después, en noviembre de 2010, Bayer solicitó medidas cautelares (“MC”) contra estos, consistentes en prohibirles comercializar este producto. No obstante, las MC se desestimaron al no haber quedado acreditada la infracción de la patente de Bayer.

Es en diciembre de 2010 cuando Richter y Exeltis solicitaron la nulidad de la patente de Bayer; mientras que, en mayo de 2011, Bayer propuso de nuevo MC frente a Richter y Exeltis. Esta vez, la solicitud se vio estimada. De forma prácticamente simultánea, Bayer inició acciones de violación de su patente, acciones que quedaron suspendidas a la espera de la decisión sobre nulidad de su propia patente.

En 2012, el juzgado húngaro y la oficina de propiedad industrial desestimaron las cautelares, señalando que las medidas adolecían de falta de proporcionalidad en tanto (i) el procedimiento de nulidad de la patente de Bayer estaba muy avanzado, y (ii) Bayer había retirado una solicitud de patente europea equivalente.

La patente de Bayer fue anulada totalmente en septiembre de 2012, y no es hasta 2017 cuando se desestimó definitivamente la demanda de Bayer.

A raíz de lo ocurrido, Richter y Exeltis plantearon sendas demandas reconvencionales solicitando la condena a Bayer a indemnizar el perjuicio sufrido por las MC derogadas. Mientras que Bayer alegó que se desestimaran, al entender que no existía base jurídica para solicitarlas.

Cuestiones planteadas ante el TJUE.

Cabe destacar que, en derecho húngaro, no existía disposición alguna que regulara la situación contemplada en el artículo 9.7 de la Directiva. En consecuencia, el Tribunal General de la Capital planteó dos cuestiones prejudiciales.

1) Cuál es el alcance de la Directiva: ¿se limita a garantizar al demandado un derecho a una “indemnización adecuada”, o también define el contenido de tal derecho?

El TJUE indica que la Directiva debe interpretarse como una obligación impuesta a los Estados miembros (“EM”), debiendo estos facultar a los juzgados y tribunales a condenar al solicitante de MC – a petición del demandado – a reparar el perjuicio causado por las medidas provisionales.

Asimismo, define el contenido del derecho:

  • Es ejercitable aun cuando las MC estén derogadas, dejen de ser aplicables, o se compruebe que no ha habido infracción o amenaza de infracción;
  • alcanza a todos los perjuicios que las MC hayan podido causar; y
  • la reparación debe realizarse en forma de “indemnización adecuada”.

El TJUE pone de manifiesto que la redacción de la Directiva no se remite a derecho nacional, por lo que entiende que su interpretación no entraría dentro de las competencias de los Estados. Si cada uno de ellos interpretara este término, se pondría fin al principio de uniformidad buscado por la Directiva. Por ello, señala que:

(…) en lo que atañe al citado concepto de “indemnización adecuada”, este último debe ser objeto de tal interpretación autónoma y uniforme, sin que pueda entrar en el ámbito de los diferentes Estados miembros.

Esta conclusión queda corroborada por el objetivo perseguido por la Directiva 2004/48 (…), que su objetivo es aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo del mercado interior (énfasis añadido).

Del mismo modo, establece que, son los propios EM los que deben, en relación con las circunstancias específicas de cada caso, determinar si procede o no condenar al solicitante de MC a reparar cualquier perjuicio sufrido por el demandado mediante una “indemnización adecuada”, esto es, justificada a la luz de dichas circunstancias.

Finalmente, con independencia de que corresponda al Tribunal General de la Capital esta tarea, el TJUE entró a analizar el caso concreto para la valoración de una eventual “indemnización adecuada”:

  1. El hecho de que la patente de Bayer fuera concedida después de que Richter comenzara a comercializar el producto anticonceptivo.
  2. El hecho de que Bayer solicitó MC en dos ocasiones: antes y después de la concesión de su patente.
  3. El hecho de que al conceder las segundas MC ya se había solicitado la invalidez de la patente de Bayer.
  4. El hecho de que al conceder las MC, estas fueron anuladas por el tribunal que conoció en sede de apelación.

2) ¿El concepto de “indemnización adecuada” de la Directiva se opone a la aplicación de legislación nacional que excluye que el demandado pueda obtener la reparación del perjuicio sufrido por no haber actuado como generalmente cabía esperar de toda persona en esta situación, siempre que el solicitante de MC actuara con la diligencia debida?

Para responder esta segunda cuestión, el TJUE, basándose en el contexto y la finalidad de la Directiva, señaló que sus considerandos preveían que la “indemnización adecuada” quedaba articulada como una garantía necesaria para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una “petición injustificada” de MC.

Es entonces cuando el TJUE distingue entre:

  • MC justificadas. En aquellos casos “en que se establezca debidamente que cualquier retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular de un derecho de propiedad intelectual”.
  • MC injustificadas. En aquellos casos en los que “[n]o existe riesgo de ocasionar un perjuicio irreparable al titular de un derecho de propiedad intelectual, en caso de retraso en la adopción de las medidas solicitadas por este”.

Valorando el caso concreto, el TJUE puso de manifiesto que Richter y Exeltis estaban comercializando productos similares de Bayer, a pesar de que Bayer contaba con una solicitud de patente (primeras MC) o de una patente (segundas MC) que podría interferir en la comercialización.

Ante este hecho, a pesar de ser competencia del tribunal húngaro, el TJUE considera que dicho comportamiento parece constituir un indicio objetivo de un riesgo para Bayer, y de un perjuicio irreparable en caso de retraso en la adopción de las MC solicitadas por él. Por lo que, a priori, considera que la demanda presentada por Bayer, no podría calificarse de injustificada. Seguidamente, el mero hecho de que las MC fueran derogadas no podría considerarse en sí mismo como elemento de prueba determinante del carácter injustificado de la demanda que dio lugar a concesión MC.

El TJUE concluye que, llegar a una solución diferente podría tener como efecto disuadir a los titulares de derechos de recurrir a las MC, siendo esta solución contraria a los objetivos de la Directiva.

En relación con el comportamiento del solicitante, el TJUE indica que, a la luz de la interpretación de la Directiva, debería estar enfocado a que “se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso”, comprobando los propios órganos nacionales los que deberán comprobar si el solicitante no ha hecho uso abusivo de las MC mediante el análisis de su comportamiento y verificando todas las circunstancias objetivas del caso concreto.

La respuesta a esta pregunta, por tanto, fue negativa:

El artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en particular el concepto de «indemnización adecuada» contemplado en dicha disposición, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece que no procede indemnizar a una persona por el perjuicio que haya sufrido como consecuencia de no haber actuado como cabe generalmente esperar de cualquier persona con el fin de evitar o de reducir su perjuicio y que, en circunstancias como las del litigio principal, lleva al juez a no condenar al solicitante de medidas provisionales reparar el perjuicio causado por dichas medidas, aun cuando la patente sobre cuya base se solicitaron y se concedieron tales medidas haya sido posteriormente anulada, siempre que dicha normativa permita al juez tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del asunto, incluido el comportamiento de las partes, con el fin de comprobar, en particular, que el solicitante no ha hecho un uso abusivo de las citadas medidas (énfasis añadido).

Autor: Raúl Pérez Terol

Autores:

Graduado

7 artículos



raul.perez@cuatrecasas.com

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