licencia de software

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En septiembre de 2019 comentábamos en este blog las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el “TJUE”) en el caso IT Development vs. Free Mobile.

El litigio principal estaba relacionado con el presunto incumplimiento de los términos de un contrato de licencia de programa de ordenador por parte de la operadora de telecomunicaciones francesa, Free Mobile, que había suscrito con la titular del programa licenciado, la compañía IT Development, en agosto de 2010.

En junio de 2015, IT Development demandó por contrefaçon (“infracción del derecho de propiedad intelectual”) a la operadora de telefonía por haber modificado el programa en contra de lo previsto en el contrato de licencia. El caso fue desestimado en primera instancia dado que, bajo derecho francés y con base en el principio de no acumulación, la responsabilidad extracontractual se descarta en favor de la responsabilidad contractual cuando existe un contrato válido entre las partes.

La cuestión perjudicial que fue planteada al TJUE era, en esencia, la siguiente:

¿El hecho de que el licenciatario de un programa de ordenador no respete los términos de un contrato de licencia constituye: (i) una infracción de los derechos de propiedad intelectual del titular del derecho de autor del programa informático reconocidos por el artículo 4 de la Directiva 2009/24 (sobre la protección jurídica de programas de ordenador)?; o bien (ii) puede quedar sujeto a un régimen jurídico distinto, como el régimen de responsabilidad contractual de derecho común?

Como indicamos en su día, la distinción es relevante jurídicamente puesto que la consideración ─contractual o extracontractual─ implica un tratamiento procesal diferente y puede acarrear consecuencias u ofrecer regímenes de reparación dispares para los demandados.  

El pasado 18 de diciembre de 1019, el TJUE resolvió en su sentencia (asunto C-666/18) que, efectivamente, el incumplimiento de los términos de un contrato de licencia de un programa de ordenador en lo referente a derechos de propiedad intelectual de su titular, constituye una “infracción de los derechos de propiedad intelectual” en el sentido de la Directiva 2004/48 (relativa al respecto de los derechos de propiedad intelectual) y, por lo tanto, también de la Directiva 2009/24, por lo que el titular ha de poder disfrutar de las garantías contenidas en dicha normativa.

Si bien es cierto que la cuestión perjudicial hacía referencia a distintos tipos de incumplimientos ─tales como el hecho de que un licenciatario no respete el periodo de prueba, la superación del número de usuarios autorizados o de otra unidad de medida, los procesadores que pueden utilizarse para que se ejecuten las instrucciones del programa informático o la modificación del código fuente cuando esté expresamente prohibido─, el TJUE, a efectos de la sentencia, decide centrarse solo en el último supuesto de incumplimiento: la modificación del código fuente.

A diferencia de lo apuntado por el Abogado General, que consideraba que en el caso analizado la controversia de fondo tenía naturaleza contractual y dudaba de si podía calificarse como una infracción de propiedad intelectual, el TJUE dispone que, atendiendo a lo dispuesto en la Directiva 2009/24 y en particular en el considerando 15, la adaptación o la transformación de la forma del código en que se suministra la copia de un programa de ordenador constituye una infracción de los derechos exclusivos del autor, sin que se haga precisión alguna sobre el origen, contractual o no, de dicha información.   

Si perjuicio de lo anterior, el TJUE destaca ─en línea con el planteamiento ya argumentado por el Abogado General─ que la Directiva no establece las modalidades exactas de aplicación de las garantías contenidas en la Directiva 2009/24, ni requiere la aplicación de un régimen de responsabilidad concreto. Deberán ser, por lo tanto, los Estados Miembros quienes a través de su legislación nacional dispongan libremente las modalidades particulares de protección de los derechos en cuestión y delimiten la naturaleza contractual o extracontractual en estos casos.

Dicha libertad tendrá como límite la condición de que los mecanismos, procedimientos y recursos que se ofrezcan para garantizar los derechos de propiedad intelectual sean justos y equitativos, es decir, no resulten inútilmente complejos y gravosos, ni comporten plazos injustificables o retrasos innecesarios. Deberán ser, además, proporcionados y disuasorios y aplicarse de modo tal que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.

Por lo tanto, el TJUE concluye, en términos muy similares a los del Abogado General, que el incumplimiento de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador, relativa a derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor sobre dicho programa, está comprendido en el concepto de “infracciones de los derechos de propiedad intelectual” en el sentido de la Directiva 2004/48, por lo que las garantías previstas en dicha Directiva deben asistir al referido titular independientemente del régimen de responsabilidad aplicable conforme al derecho nacional. 

Hasta la fecha, en nuestro país se sigue discutiendo sobre la competencia judicial objetiva en asuntos relacionados con incumplimientos de licencias de software. En algunos casos, dichos incumplimientos son dirimidos por los Juzgados de Primera Instancia, mientas que, en otros, son los Juzgados de lo Mercantil quienes se pronuncian sobre los incumplimientos sobre la base de normativa de propiedad intelectual. Habrá que esperar a ver si el pronunciamiento del TJUE tiene algún efecto en la interpretación de la distribución de competencias entre nuestros Juzgados.

Claudia Morgado

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