France.com alt

¿Puede registrarse un signo con elementos similares a una marca anteriormente registrada solo por añadirle la extensión “.com”? Es el debate que se planteó al Tribunal General de la Unión Europea y que resolvió en su Sentencia en el Asunto T-71/17, de 26 de junio de 2018.

France.com, Inc. es una empresa estadounidense que solicitó en 2014 a la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de “France.com” como una marca comunitaria mixta. Ante esta solicitud, la República francesa se opuso invocando su marca internacional “France” ya registrada. Ante la desestimación de su oposición, apeló la decisión ante la Sala de Apelación de la EUIPO, que estimó la pretensión del Estado y revocó la decisión. France.com apeló la decisión de la Sala de Apelación ante el TGUE, viendo, de nuevo, desestimadas sus pretensiones.

El TGUE, en su sentencia, se centra en las dos cuestiones que le plantea el recurrente: i) la infracción de sus derechos pues france.com llevaba ya funcionando más de 20 años y desde el 1999 había estado registrada y ii) un erróneo análisis de las similitudes de los signos.

En cuanto a la primera cuestión, el Tribunal recuerda que el sistema de marcas comunitarias se basa en el principio “first-to-file”, es decir, quien primero registra el signo, mayor protección tendrá. Es por eso que se desestima este motivo.

Es la segunda cuestión la que más relevancia cobra. El Tribunal realiza una comparación visual y fonética de ambos signos, así como un análisis del riesgo de confusión entre ellos.

En cuanto al análisis visual, el Tribunal establece que, ante dos signos mixtos que incluyan palabras e imágenes, predominará la palabra por ser la referencia que tomarán los consumidores a la hora de hablar de la marca. No obstante, sigue diciendo que porque ambos signos contengan una palabra similar no implica automáticamente que los signos sean similares visualmente. Sin perjuicio de ello, en este caso considera sí lo son porque ambos signos tienen tres elementos principales: la palabra Francia, la torre Eiffel y los colores de Francia (rojo, azul y blanco). En cuanto al análisis fonético, y dado que se trata de la misma palabra, el Tribunal estima que son signos idénticos.

El art. 8.1.b del Reglamento 207/2009 establece que “no se deberá registrar un signo cuando exista otro anterior y haya riesgo de confusión. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación”. Establece el tribunal que para que se prohíba el registro deben concurrir dos requisitos acumulativos: i) los signos deben ser idénticos o similares y los productos y servicios que a través de ellos se ofrecen también.

En este caso, el Tribunal estima que sí existe este riesgo de confusión porque no solo son los signos y productos similares, sino que, además, la inclusión de la extensión “.com” indicaría a un consumidor razonable que la marca tiene una web online en la que adquirir los productos y no que se trata de dos empresas distintas.

En definitiva, el Tribunal considera que ambos signos son idénticos conceptualmente pues hacen referencia a Francia y al Torre Eiffel y el “.com” no altera su significado.

 

 

Autores:

13 artículos



esther.ballesteros@cuatrecasas.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *