La entidad Citylift S.A. (Citylift) contrató un servicio remunerado de referenciación en Google, denominado AdWords, en el que incluyó como palabra clave o “keyword” a efectos de posicionamiento de su anuncio en respuesta a búsquedas introducidas en el buscador, entre otras más de cien, la palabra “Orona”. Orona es una marca registrada por un competidor de Citylift y es notoria en el sector en el que ambas operan, el de los ascensores, los elevadores y los servicios de mantenimiento relacionados con ellos.

La demandante, originalmente, había ejercitado acciones marcarias junto con acciones de competencia desleal contra Citylift. La demanda fue íntegramente desestimada en primera instancia. La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) que conoció del asunto en apelación desestimó también la acción de infracción de marca por considerar que no había menoscabo alguno de las funciones de la marca: no se había atentado contra la función de identificación del origen empresarial del producto, no se sugería la existencia de vínculos entre las partes y tampoco se atentaba contra la función publicitaria de la marca. Sin embargo, estimó la acción por competencia desleal por considerar que el uso de la marca como “keyword” implicaba un aprovechamiento indebido (i.e., sin justa causa) de la notoriedad de la marca de la demandante a los efectos del artículo 12 de la LCD.

Citylift motivó el recurso de casación en la infracción del artículo 12 LCD al considerar que, cuando unos mismos hechos han sido enjuiciados con base en la legislación de marcas y se encuentran dentro de su ámbito de aplicación, no es posible volver a analizar los mismos hechos bajo el prisma de la LCD y, por tanto, la Audiencia Provincial había errado en su juicio.

Para resolver, el Tribunal Supremo recuerda en su Sentencia (de 15 de febrero de 2017) el principio de “complementariedad relativa” entre las normas que regulan derechos de exclusiva de propiedad industrial y los ilícitos tipificados como competencia desleal. En esencia: (i) no procede acudir a la LCD para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa especial (en este caso, la Ley de Marcas) en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos; (ii) la explotación de un signo distintivo que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria, puede analizarse bajo la óptica de la competencia desleal; y (iii) debe comprobarse que la aplicación de la LCD no entraña una contradicción sistemática con la ley especial (la Ley de Marcas en este caso) ya que no cabe vía LCD generar nuevos derechos de exclusiva ni sancionar lo que está expresamente admitido.

Aplicando lo anterior, el TS considera que el criterio mantenido por el tribunal de apelación en la valoración de la conducta de Citylift vulneraba la doctrina de la “complementariedad relativa” al calificar de desleal una conducta que supera el control basado en la Ley de Marcas, con base a los mismos hechos y por efectos anticoncurrenciales coincidentes con los tomados en consideración para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Finalmente, la Sentencia construye su decisión sobre la base de un razonamiento del TJUE en la conocida Sentencia del caso Interflora vs Marks and Spencer que distingue dos supuestos en el uso como keyword de marcas ajenas: cuando el producto ofrecido a partir del keyword es una imitación del producto identificado con la marca que se usa como keyword, y cuando el producto ofrecido es una alternativa legítima de mercado. Para el TJUE, en el segundo caso −asumiendo que no hay otras afectaciones de las funciones de la marca− el uso como keyword de la marca ajena se realiza con “justa causa”, en el marco de una competencia sana y leal; no así en el primero. Sobre estos mimbres el Tribunal Supremo concluye que en el caso enjuiciado “el anuncio de Citylift al que remite el enlace patrocinado en que la palabra “Orona” es utilizada como palabra clave o keyword propone una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria, sin ofrecer una imitación de tales servicios, sin causar una dilución de la marca y sin menoscabar sus demás funciones, por lo que supone una competencia sana y leal […] que excluye la antijuricidad de la conducta”. En consecuencia, estima el recurso de casación y confirma la desestimación íntegra de la demanda.

Autores: Álvaro Bourkaib y José Antonio Pontijas

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