Reforma Ley de Marcas

Hoy entra en vigor la reforma de la Ley de Marcas, mediante la que se transpone la Directiva (UE) 2015/2436 al derecho español. A menos de un mes de que venciera el plazo de transposición de la Directiva, que tiene por objeto armonizar las legislaciones nacionales de los Estados miembro en materia de marcas, el pasado 27 de diciembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. La necesidad de culminar la transposición dentro de plazo fue la causa de que se recurriera nuevamente a la figura del Real Decreto-ley como método de transposición de la Directiva.

El Real Decreto-ley, que regula también otras cuestiones, dedica su Título I a la modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, para incorporar la Directiva, que amplía el alcance de la armonización de los derechos nacionales de marcas logrado con la Directiva anterior, y a la vez armoniza los sistemas nacionales con el régimen de la marca de la UE, recogido en la versión refundida del vigente Reglamento (UE) 2017/1001.

Entre las novedades que aporta la ley cabe destacar las siguientes:

  • Se amplían las posibilidades de representar el signo a efectos del registro. En el régimen hasta ahora vigente se exigía que el signo fuera susceptible de representación gráfica. Se elimina, como ya ocurría con las marcas de la UE, el requisito de representación gráfica, para exigir simplemente que el signo pueda ser representado en el Registro de un modo que permita apreciar con claridad el objeto de la protección conferida.
  • Se elimina la distinción entre marca notoria y renombrada. Se establece como única categoría la marca de renombre en España o en la Unión, dependiendo del ámbito territorial del signo. Como recuerda el preámbulo, la jurisprudencia más extendida entiende que el carácter renombrado se da cuando la marca es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios. Esta modificación también afecta al nombre comercial notorio o renombrado.
  • Se amplía la prohibición de registro basada en la funcionalidad, de modo que se tendrá en cuenta no sólo la forma, sino también cualquier “otra característica” del signo que venga impuesta por su naturaleza, que sea necesaria para obtener un resultado técnico, o que aporte un valor sustancial al producto.
  • Se reconoce expresamente la facultad del titular de impedir la introducción en España de productos que, sin que sean despachados a libre práctica, procedan de terceros países y lleven un signo idéntico a la marca registrada para esos productos, o indistinguible de ella en sus aspectos esenciales, salvo si se acredita que el titular no puede impedir la comercialización en el país de destino final.
  • Se establece que el derecho de marca no eximirá de responsabilidad a su titular por la violación de otros derechos de propiedad tanto industrial como intelectual que tengan fecha de prioridad anterior.

Si bien hoy entra en vigor el grueso de la reforma, se pospone la entrada en vigor de algunos aspectos, concretamente los apartados 3 a 6 del art. 21, referido a la suspensión de la solicitud y examen de la oposición, ya que requieren desarrollo reglamentario.

Asimismo, se fija para dentro de cuatro años la entrada en vigor del apartado 2 de la disposición adicional primera, que atribuye la competencia administrativa para declarar la nulidad y caducidad de la marca a la OEPM, pero admitiendo la posibilidad de solicitar judicialmente la nulidad o la caducidad mediante demanda reconvencional en un procedimiento de violación de marca.

Autores: Esther Ballesteros y Miquel Peguera

 

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