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El art. 8 del Reglamento 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios (“RDC”) excluye del ámbito de protección del diseño a aquellas características de la apariencia externa de un producto “dictadas exclusivamente por su función técnica” (en el mismo sentido, referido al diseño nacional, el art. 11 de la ley 20/2003, de diseño). Se trata así de evitar que, mediante la protección sobre la apariencia externa de un producto que se obtiene con el diseño, en realidad se esté concediendo una exclusividad sobre una solución técnica. La protección de estas soluciones se reserva por la ley a otras figuras, con requisitos distintos a los del diseño (patentes y modelos de utilidad).

Sin embargo no está claro cuál es el alcance de esta exclusión, en particular en aquellos casos en que en el diseño concurren características que pueden desempeñar una función técnica, pero que no son técnicamente necesarias. Hay dos posturas:

a) Multiplicidad de formas: si es posible cumplir la misma función técnica con una o varias formas distintas de aquella que se reivindica en un diseño determinado, esta última no puede considerarse dictada únicamente por la función técnica. Es un criterio que se recoge, por ejemplo, en alguna sentencia española. Está no obstante sujeto a críticas: en especial, la de que casi siempre es posible modificar la forma y dejar intacta la función técnica que cumple, por lo que si se acoge este criterio al final la exclusión legal resultaría en la práctica inaplicable.

b) Causalidad: para la EUIPO, por ejemplo, lo esencial no es la posible concurrencia de diversas formas sino si -valorado el diseño desde el punto de vista de un observador objetivo o razonable- las características del diseño fueron escogidas por consideraciones distintas a las puramente funcionales. A nadie se le escapa que este criterio también es objeto de críticas, por ejemplo, por la dificultad de determinar el criterio del observador o también la inseguridad que resulta de su aplicación.

Ahora, el AG ha terciado en la polémica. En sus conclusiones en el asunto C-395/16, presentadas el 19 de octubre pasado, rechaza la teoría de la multiplicidad de formas y se inclina por el criterio de la causalidad (“debe considerarse que las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por el objetivo de lograr una solución técnica concreta … cuando no hayan desempeñado ningún papel en la adopción del dibujo o modelo de que se trate consideraciones de otra índole y, en particular, de tipo visual”). No obstante, para valorar si concurre esta circunstancia rechaza el AG acudir al criterio de un imaginario “observador objetivo” y propone una valoración objetiva caso por caso de todas las circunstancias que concurran.

Si finalmente esta fórmula propuesta por el AG es acogida por el TJ en su sentencia, será éste un elemento más de discusión en el terreno de la protección y validez del diseño. Quizás inevitable, pero seguramente no favorecedor de la predictibilidad de las decisiones administrativas y judiciales en este sentido.

Autor: Jorge Llevat

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