Anteproyecto

El pasado mes de octubre se hizo público el Anteproyecto de Ley para la modificación de los principales regímenes de propiedad industrial en España: (i) la Ley 17/2001 de Marcas (LM); (ii) la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI); y (iii) la Ley 24/2015 de Patentes (LP). La reforma de estas tres normas mediante un único instrumento legal persigue el triple objetivo de “adaptar dichas leyes a la realidad actual, agilizar la tramitación parlamentaria de dichas normas y dotar de una mayor claridad y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial” (tal y como se indica en la Memoria del análisis de impacto normativo).

A continuación exponemos resumidamente las principales modificaciones que se pretenden introducir mediante este proyecto de reforma.

Modificaciones de la Ley de Marcas:

  • Modificación del régimen relativo a la caducidad de las marcas por falta de renovación en el marco de procedimientos concursales. Se prevé la modificación del art. 55 LM con el objetivo de habilitar al juez encargado de un procedimiento concursal para ordenar a la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”), en supuestos específicos, que la falta de pago de la tasa de renovación de una concreta marca no implique su caducidad. Asimismo, se establecen una serie de supuestos en los que la falta de renovación de una marca no implicará su caducidad (por ejemplo, cuando existan embargos inscritos sobre esta, cuando haya acciones reivindicatorias en curso o cuando haya inscrita una hipoteca mobiliaria sobre la marca).
  • Modificación del art. 60.3 LM a efectos de precisar que, en el marco de la nulidad y caducidad de marcas, las acciones de indemnización por los daños y perjuicios causados cuando el titular ha actuado de mala fe deben formularse ante los tribunales, y no ante órganos administrativos. En la actualidad, la OEPM tiene competencia en materia de nulidad y caducidad, pero se busca precisar que esta competencia no se extiende a cuestiones indemnizatorias.

Asimismo, también se prevé introducir ciertas precisiones en materia de nombres comerciales, marcas internacionales y marcas de la Unión Europea, para clarificar determinadas cuestiones y eliminar discordancias, así como actualizar las tasas aplicables y eliminar cargas administrativas innecesarias, entre otras cuestiones.

Debe tenerse en cuenta que el régimen marcario español ya fue modificado en 2018 con la transposición de la Directiva UE 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Por ello, las modificaciones previstas en materia de marcas son menos sustanciales que las planteadas para los otros dos regímenes de propiedad industrial.

Modificaciones de la Ley de Diseños Industriales:

Cabe destacar que la normativa de protección de los diseños industriales es la más antigua en materia de propiedad industrial en España, dado que fue creada en 2003 y no ha sido prácticamente modificada desde entonces (más allá de las modificaciones mínimas introducidas por la LP en 2015). Por ello, es el régimen que requiere ser actualizado con mayor urgencia, a efectos de adaptarlo a la actualidad digital y a las nuevas tecnologías y ofrecer una regulación más alineada con los demás regímenes de propiedad industrial. El Anteproyecto prevé, entre otras, las modificaciones siguientes:

  • Modificación del art. 13 LDI con el objetivo de incluir en el régimen del diseño industrial la práctica de la prueba de uso, actualmente regulada en la normativa marcaria (art. 21 LM). Así, cuando un tercero se oponga al registro de un diseño industrial con base en el uso de una marca protegida anteriormente en España, el solicitante del registro podrá exigir al oponente que acredite el uso de esta en el plazo de cinco años anteriores. Con ello se pretende evitar que se concedan monopolios sobre signos no utilizados.
  • Se pretende introducir una nueva figura denominada “licencia publicitaria” para que el titular de un diseño registrado pueda ofrecer licencias de diseños con fines de publicidad y difusión. Tal y como regula el art. 62 bis LDI propuesto, esta licencia publicitaria es “una licencia contractual gratuita, temporal y no exclusiva que podrá permitir la utilización, privada o comercial, total, parcial o en forma modificada del diseño a cualquier interesado en calidad de licenciatario a condición de que haga constar la autoría de la creación original en todos los diseños y, en su caso, en la información comercial y publicitaria […]”. En cualquier caso, ciertos aspectos de esta nueva figura requerirán desarrollo reglamentario posterior.
  • Modificación del art. 73 LDI para evitar la caducidad de diseños por falta de renovación en ciertos supuestos (por ejemplo, cuando existan embargos o procedimientos de concurso o insolvencia inscritos sobre un diseño, o cuando haya inscrita una hipoteca mobiliaria sobre un diseño).

Además de las modificaciones mencionadas, el Anteproyecto de Ley también incluye modificaciones relacionadas, entre otros aspectos, con (i) la solicitud y el procedimiento de registro de diseños industriales; (ii) el procedimiento de oposición; (iii) facilitar la renovación del registro de diseños industriales y eliminar cargas administrativas innecesarias; (iv) el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios; (v) regular la posibilidad de acudir a mecanismos de resolución alternativa de conflictos en el marco de conflictos que surjan a raíz de los derechos concedidos en la LDI.

En este contexto, también cabe tener presente las iniciativas comunitarias para la reforma de la normativa sobre dibujos o modelos comunitarios, tal y como hemos expuesto en ocasiones anteriores en este blog.

Modificaciones de la Ley de Patentes:

  • Modificación del art. 5.3 LP con el objetivo de introducir una nueva excepción de patentabilidad y adaptar así la normativa española a la concepción mayoritariamente aceptada de que quedan excluidos de protección por medio de patente los productos derivados exclusivamente de procesos biológicos. En cualquier caso, se especifica que ello no afectará a la patentabilidad “de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos”.
  • Se pretende introducir la figura de la “Solicitud provisional de patente”, ya regulada a nivel internacional en diferentes países, pensada para facilitar la protección de invenciones que todavía están por desarrollar o perfeccionar. Esta solicitud provisional de patente tiene una duración de doce meses y, durante este período, la solicitud no se tramita pero ofrece al solicitante las siguientes opciones: (a) desistir de la solicitud; (b) continuar con la tramitación de la solicitud provisional, aportando el resto de documentación exigida para la concesión de la patente o modelo de utilidad; o (c) presentar una nueva solicitud reivindicando la prioridad de la solicitud provisional presentada (este último supuesto es el adecuado en caso de que se haya producido una ampliación de contenido). En cualquier caso, tras la presentación de la solicitud provisional, el solicitante puede continuar su investigación durante el plazo de doce meses indicado y, en cualquier momento, optar por alguna de las opciones mencionadas.
  • Se busca incorporar importantes modificaciones en relación con el régimen del modelo de utilidad. Entre otras, se prevé eliminar la prohibición de proteger por medio de modelo industrial las sustancias y composiciones farmacéuticas. Asimismo, se pretende introducir en la normativa española de la figura del “Modelo de utilidad derivado”, originaria del ordenamiento jurídico alemán, que permite al solicitante de una patente solicitar un modelo de utilidad sobre la misma invención (manteniendo la fecha de presentación y prioridad), con el objetivo de ofrecer al solicitante la posibilidad de adoptar medidas frente a infracciones sin necesidad de esperar a la concesión de la patente, que puede alargarse en el tiempo.
  • A raíz de la pandemia derivada del Covid-19, el Anteproyecto propone modificar la disposición adicional tercera con el objetivo de poder acordar la tramitación preferente de solicitudes de patentes y de modelos de utilidad relativos a pruebas, kits, medicamentos, aparatos o cualquier otro dispositivo para los tratamientos de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico aplicados a esta enfermedad.

Además de lo anterior, la propuesta de reforma también incluye (i) modificaciones relativas a la solicitud de patente y al procedimiento de concesión; (ii) modificaciones terminológicas para dotar de mayor coherencia y claridad al texto; (iii) modificación del art. 50 LP a efectos de regular los supuestos de suspensión de la tramitación de los procedimientos relativos a patentes; (iv) modificación del régimen de cambio de modalidad previsto en el art. 51 LP estableciendo, entre otras cuestiones, que solamente podrá solicitarse y concederse una única vez; (v) modificaciones en materia de caducidad de patente (especialmente en relación con supuestos de concurso e insolvencia), entre otras reformas propuestas.

Actualmente, tras la publicación del presente Anteproyecto de Ley, se ha dado paso al trámite de audiencia e información pública y se ha iniciado un plazo para presentar alegaciones que se extenderá hasta el 19 de noviembre de 2021 (más información disponible en este enlace). En cualquier caso, este proyecto de reforma debe pasar por distintas fases antes de su aprobación definitiva por las Cortes Generales del Estado, por lo que estaremos atentos al avance de esta importante reforma del régimen de propiedad industrial en España.

Autora: Ainhoa Rey

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