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El pasado 1 de marzo, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) falló a favor de Adidas AG en el pleito que enfrentaba a esta compañía con la empresa belga Shoe Branding Europe BVBA por la solicitud de una marca de la Unión Europea presentada en el año 2009, consistente en dos bandas paralelas en la parte exterior de un zapato. Adidas se opuso a dicha solicitud, con motivo de la gran similitud que presenta respecto a su emblemática marca figurativa consistente en tres bandas paralelas de la misma anchura.

Marca de la UE solicitada por Shoe Branding Europe

Marca de la UE registrada por Adidas

Como era de esperar, el proceso no ha estado exento de dificultades: inicialmente, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó la oposición de Adidas por entender que las marcas en conflicto eran globalmente diferentes. Adidas impugnó la resolución en cuestión ante el TGUE, acogiéndose a la protección de las marcas notorias establecida en el artículo 8.5 del Reglamento 207/2009 de marcas de la UE. El TGUE anuló la citada resolución y la Segunda Sala de Recurso reexaminó el recurso interpuesto por Adidas y lo estimó, dada la similitud entre las marcas en conflicto, la identidad de los productos designados por ellas y la elevada notoriedad de la marca anterior. Shoe Branding Europe recurrió esta resolución al TGUE, que finalmente fue desestimada con base en los siguientes motivos.

En primer lugar, el TGUE se refiere a la protección reforzada de las marcas notorias, la cual se encuentra supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos acumulativos: la marca anterior debe estar registrada; las marcas en conflicto deben ser idénticas o similares y la marca anterior debe ser notoriamente conocida en la Unión. Finalmente, se requiere que el uso sin justa causa de la marca solicitada dé lugar a riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o pueda causar un perjuicio al carácter distintivo o a la notoriedad de la misma, entendiendo notoriedad como conocimiento de la marca por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por ella.

En este sentido, el TGUE reconoce que Adidas ha demostrado debidamente durante el procedimiento la elevada, antigua y persistente notoriedad de la marca en cuestión. Para ello, Adidas ha aportado numerosas pruebas que evidencian la notoriedad de la marca: una declaración jurada relativa al volumen de negocios de la marca controvertida y a las inversiones realizadas en publicidad y patrocinio, recortes de prensa, resoluciones de tribunales o investigaciones sobre su cuota de mercado o notoriedad, entre otras.

Por otra parte, el TGUE recuerda que basta que exista cierto grado de similitud entre la marca notoriamente conocida y la marca solicitada, que lleve al público pertinente a establecer un vínculo entre ambas marcas, sin que sea necesario que exista un riesgo de confusión entre las marcas controvertidas. En este caso, el TGUE afirma que la longitud diferente de las bandas constitutivas de las marcas en conflicto, el color distinto de éstas o que la marca anterior sea una marca figurativa y la posterior una marca de posición, no pueden entenderse como circunstancias que reduzcan el grado de similitud entre ambas marcas.

Además, el TGUE niega que se den los requisitos para entender que Shoe Branding Europe se ampara en una justa causa para el uso de la marca en cuestión, pues no ha probado haber utilizado la marca solicitada en todo el territorio de la Unión Europea, ni tampoco que haya habido una coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado. Asimismo, el TGUE añade que el uso del slogan “two stripes are enough” (“dos bandas bastan”) por parte de Shoe Branding Europe prueba que el uso de la marca solicitada no ha sido siempre de buena fe.

En definitiva, y pese a que Adidas ha tenido que someterse de nuevo a una dura carrera de fondo en defensa de sus derechos intangibles, ha logrado, una vez más, mantener la exclusividad de su marca.

Autoras:  Paula Conde y Ane Alonso

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Autores:

Abogada

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