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En sus conclusiones del pasado 18 de septiembre, el Abogado General G. Pitruzzella responde a una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de Casación francés, que se plantea en el marco de dos litigios sucedidos en Francia, en relación con la marca semifigurativa “Saint Germain” registrada por la sociedad “AR” el 12 de mayo de 2006, para bebidas alcohólicas.

El primero de los citados litigios se inició ante el Tribunal de Primera Instancia de París el 8 de junio de 2012, fecha en que AR interpuso una acción por violación de marca contra tres sociedades que producían y distribuían un licor bajo la denominación “St-Germain”.

Paralelamente, una de estas sociedades demandadas incoó un procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia de Nanterre, que declaró la caducidad de la marca por considerar que AR no había demostrado un uso efectivo de la misma durante los cinco años que siguieron a su registro.

Si bien ante el Tribunal de Apelación de París AR sostuvo que debían entenderse vulnerados sus derechos sobre la marca durante los cinco años en que estuvo vigente, el tribunal precisó que la violación de la marca solo podía analizarse desde la perspectiva de una violación por imitación. Y añadieron que en el presente caso no era posible advertirla, puesto que esta exige riesgo de confusión por el público, que no pudo darse en el supuesto planteado por cuanto la marca ni siquiera se había explotado y por tanto no había llegado al público siquiera.

En este contexto, el Tribunal de Casación plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si el titular de una marca caducada por falta de uso efectivo tendría derecho a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar durante el periodo anterior a la fecha en que surtió efecto la caducidad.

Considera el Abogado General sí podrán ser objeto de acciones por violación aquellos actos que infrinjan los derechos del titular de una marca caducada, cometidos durante los cinco años siguientes al registro de esta. Y añade que entender lo contrario supondría “regularizar ex post actos infractores”.

Defiende el Abogado General que el mero hecho de no haber explotado nunca una marca que fue debidamente registrada no es motivo suficiente para impedir a su titular defender los derechos de exclusiva ostentados sobre esta mientras estuvo vigente. En este sentido, se remite a la sentencia Länsförsäkringar en la que se admite que durante el período de cinco años siguiente al registro, el titular puede ejercitar su derecho exclusivo sin tener que demostrar haber hecho uso de la marca. Indica el AG que de esta sentencia se deduce que el perjuicio a indemnizar se refiere al “potencial distintivo” de una marca.

Así, señala el Abogado General que, salvo que el derecho nacional del Estado miembro en cuestión disponga la retroacción de los efectos de la caducidad de la marca a la fecha en que esta fue solicitada o registrada, nada impide al titular de la marca caducada ejercitar una acción de violación por los perjuicios sufridos mientras la marca aún se encontraba en vigor.

También señala el Abogado General que la Directiva 2015/2436 (que sustituye a la Directiva 2008/95 que regía cuando los litigios analizados tuvieron lugar) no contempla los efectos de la caducidad de la marca, sino que confiere un margen de discrecionalidad a los Estados miembros para su regulación. En este sentido, recuerda el Abogado General que el Derecho francés determina que tales efectos surten efecto solo tras el transcurso de cinco años desde la publicación del registro de la marca en cuestión.

En conclusión, entiende el Abogado General que el titular de una marca registrada podría instar una acción por violación de esta, y solicitar la correspondiente indemnización, por los perjuicios que pudiera haber sufrido como consecuencia de la utilización de un signo idéntico o similar al de su marca durante el tiempo en que esta estuvo en vigor, con independencia de su uso efectivo.

(Cabe notar un error de traducción en la versión española de las Conclusiones del AG: el ap. 77, comentando la sentencia Länsförsäkringar, se refiere a que no cabrá ejercitar acciones por actos cometidos “antes” de expirar los cinco años, cuando en realidad debería decir “después”: así en la versión francesa, lengua original del procedimiento).

Autores: Miquel Peguera y Paula Conde

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